Marka Tescilinde Kötü Niyet ve Engelleme Markaları

Kötü niyet hukukumuzda tanımlanmış kavramlar arasında değildir. Kötü niyet kavramını açıklamak için hukukumuzda tanımlanan iyi niyete başvurulur. Türk Medeni Kanunumuzun 3. maddesi uyarınca, “Kanunun iyi niyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyi niyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre, kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz.”.

Bu durumda kötü niyet temelde iyi niyetli olmama hali; bir hakkın hukuken geçerli surette kazanılmasını önleyen hususu bilmesine rağmen eylemde bulunmak veya susmak suretiyle başkalarına zarar vermek şeklinde tanımlanabilecektir. Kötü niyetli marka ise başvuru sahibi tarafından hak sahibi olmadığının bilmesine rağmen dürüstlük kuralına aykırı olacak şekilde marka başvurusunda bulunulması ve/veya anılan markanın tescil edilmesi halinde ortaya çıkar.

Marka Kullanımında Kötü Niyetli Olma Durumu Nedir ?

Marka kullanımında kötü niyetli olma durumu, kişinin tescilli markasını, rakibi ile karışıklık yaratması niyetiyle tescil edildiğinden farklı bir şekilde kullanması veya bir üçüncü kişinin, başkası adına tescil edilmiş olan bir markayı haksız kazanç elde etmek niyetiyle kullanması durumlarında ortaya çıkmaktadır. Marka tescilinde kötü niyetle hareket etme durumu ise, kişinin esasında üçüncü bir kişiye ait olan markanın, aynısını veya benzerini kendi adına tescil ettirme başvurusunda bulunmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Başvurudaki amaç, gerçekte hiçbir hakka sahip olmadığı markanın aynısını ya da tüketici veya müşteriler tarafından karışıklığa yol açacak düzeyde aynısını tescil ettirmektir. Türkiye’de tescil edilmemiş yabancı menşeili markaların, yerli firmalar tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna (TPMK) kötü niyetle tescil ettirilmesi ile ilgili sorunlar sıklıkla yaşanmaktadır. İlana çıkan bir marka başvurusunun tescilinde kötü niyet gerçekleşmesi konusundaki itiraz herkes tarafından yapılabilmektedir.

Bu sebeple de TPMK tarafından ilana çıkarılan pek çok marka başvurusuna bu şekilde itiraz edilmiş ve birçok marka başvurusu bu sebeple reddedilmiştir. Örneğin, yurtdışında tescili olan fakat hem başvuru tarihinde Türkiye’de tescili olmayan hem de kullanımı bulunmayan bir ayakkabı markası olan UGG için 2004 yılında yerli bir firmanın yaptığı başvuru, marka sahibi tarafından yapılan itiraz sonucu TPMK tarafından kötü niyet gerekçe gösterilerek kabul edilmemiştir.

Marka Tescilinde Kötü Niyete Nasıl İtiraz Edilir?

Kötü niyete yapılan itirazlarda, başvuru sahibinin kötü niyetini kesin olarak ispat zorunluluğu bulunmamaktadır. İleri sürülen delillerle birlikte başvurunun kötü niyetle yapıldığının gerçeğe yakın şekilde ortaya konması yeterlidir. Diğer bir ifadeyle, konu edilen markanın aslında itiraz edene ait olduğunun başvuru sahibi tarafından bilinmesi gerektiği ya da bildiği ve kendi adına tescil ettirmeye çalıştığının ortaya konması lüzumlu ve kâfidir.¹ Elbette ki ilana çıkarılan kötü niyetli bir marka başvurusuna itiraz süresinin kaçırılması ve markanın tescil edilmesi halinde, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu’nun 25/1. maddesi uyarınca, hak sahibi tarafından yetkili Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde kötü niyetli markanın hükümsüzlüğü talepli bir dava ikame etmek gerekecektir.

Adalet Divanı’nın 11/06/2009 tarihli ve C-529/07 sayılı kararında açıkça belirtildiği üzere, kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakıanın vakıaya özgü şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur.

O halde, kötü niyetin tespiti için doktrin, Türk Patent ve Marka Kurumu eğilimi, Yargıtay ilamları ve Avrupa Adalet Divanı kararları çerçevesinde belirlenen, kötü niyetin tespiti için öngörülen kriterlerinden yardım alınarak vakıa bazında değerlendirme yapılması gerekir. Bir marka başvurusunun kötü niyetle yapılıp yapılmadığının tespitinde,

• Başvuru sahibinin önceki markadan haberdar olup olmadığı yahut önceki markanın varlığını bilmesi gerekip gerekmediği, 
• Sonraki marka başvurusunun tescilinin, önceki marka başvurusu ile aynı mal ve hizmet sınıflarını kapsayıp kapsamadığı, tarafların aynı ticari alanda faaliyet gösterip göstermedikleri, 
• Sonraki marka başvurusunu yapan kişinin, başkası adına tescilli önceki markanın kullanımına veya kullanım alanını coğrafi anlamda genişletmesine engel olacak bir niyeti taşıyıp taşımadığı, 
• Önceki markanın hukuki korumasının kapsamı, markanın uluslararası veya ulusal tescilleri haiz olup olmadığı, sonraki marka başvurusunun konu edildiği coğrafi alanda kullanılıp kullanılmadığı yahut böyle bir kullanım için gerekli çalışma ve yatırımların yapılıp yapılmadığı, önceki markanın sektörel bazda bilinen veya tanınmış bir marka olup olmadığı, 
• Sonraki tescil başvurusunun yapıldığı tarih göz önüne alınarak, önceki markanın anılan tarihten önce tescil edilmiş veya kullanılmış olup olmadığı, 
• Önceki markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin kopyalanıp kopyalanmadığının, Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümlerinde sayılan hallerin, önceki marka felsefesinin ve tarihsel geçmişinin de kopyalanıp kopyalanmadığının, ürünlerin ayırt edilemeyecek derecede benzeyip benzemediğinin uyuşmazlık konusu edilen olayda var olup olmadığı 
• Başvuran kişinin, markayı kullanma niyetinin olup olmadığı, bir şirketinin bulunup bulunmadığı, 
• Sonraki markanın Türkçe de karşılığı olup olmadığı, bir anlam ifade edip etmediği, Türkiye’de akla tesadüfen gelmiş olma olasılığı 
• Olaya ilişkin ortada başvuruya ilişkin haklı bir neden bulunup bulunmadığı, 

gibi kriterler ele alınarak anormal başvuru eğilimi tespit edilmelidir.

Doktrinde kötü niyetli tescilin türleri üzerine bir ayrım yapıldığı görülmektedir. Kötü niyetli tescil türleri ana hatlarıyla, spekülasyon amaçlı yapılan tesciller; saldırı ve engelleme amaçlı yapılan tescil başvuruları; transfer amaçlı yapılan tescil başvuruları; vekil veya temsilci tarafından yapılan marka tescil başvuruları ile tanınmış kişi isimlerine ilişkin marka tescil başvuruları olarak kategorize edilmektedir. İşbu yazımızda ise ağırlıklı olarak saldırı ve engelleme amaçlı yapılan tescil başvuruları ele alınmaktadır. 

Engelleme Markası Nedir ?

Bir kimse, başkası tarafından kullanılmakta olan bir markanın aynısını veya benzerini bilerek ve haklı bir neden olmaksızın, sırf rakibini engellemek maksadıyla tescil ettirmek isterse, bu başvuru ‘engelleme markası’ olarak nitelendirilir. Marka başvurusunda bulunan kişi, başkası tarafından kullanılan bir markayı kendi adına tescil ettirerek, markanın mevcut sahibinin markasını ileride tescilli veya tescilsiz olarak kullanılmasına engel olmaktadır.

Engelleme markasından bahsedebilmek için, tescili talep edilen marka üzerinde bir başkasının hukuken korunan bir hakkı olmalıdır. Ancak, bu marka hakkının kullanılıyor olması şart değildir. Tescili talep edilen işaret, başkası tarafından henüz kullanılmamakla birlikte, yakın gelecekte kullanılacağı, başvuru sahibi tarafından biliniyorsa, tescil edilen marka bir engelleme markası olarak değerlendirilir. Engelleme amaçlı bir markanın en önemli ayırt edici unsuru, başvuru sahibinin, tescilini talep ettiği markanın bir başkası tarafından haklı olarak kullanıldığı yahut kullanılacağını bilmesi yahut bilecek durumda olmasıdır. Markanın tesadüfi olarak seçilemeyecek özgün ve ayırt ediciliği yüksek bir ibareden veya işaretten oluşması, bilme olgusunun varlığına kanıt oluşturur.² Tarafların aynı sektörde faaliyet göstermeleri, önceki markanın logosunu, asli ve/veya tali unsurlarını bire bir aynı olacak şekilde kopyalamaları, aynı türde ürünler ve/veya ayırt edilemeyecek derecede benzer ürünler üretmeleri bilme yahut bilecek durumda olma olgusuna (kötü niyetli tescile) işaret eder.

Bizce kötü niyetli tescil ülkesellik ilkesinin istisnalarından biridir. Kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüzlük kararı verilebilmesi için yabancı marka sahibinin markasını Türkiye’de yoğun ve ciddi anlamda kullanmış olması şart olarak aranmamalıdır. Kural olarak, bir markanın yurtdışında tescilli olması ya da kullanılıyor olması, anılan markanın Türkiye’de bir başka kişi adına tescil edilmesine engel oluşturmamaktadır. Bilindiği üzere, her marka ülkesellik ilkesi gereğince sadece tescil edildiği ülkenin coğrafi sınırları içerisinde tescilli marka korumasından yararlanır.

Dolayısıyla yurt dışında tescilli olan veya kullanılan bir markanın Türkiye’de üçüncü bir kişi tarafından tescil edilmesi tek başına kötü niyetin göstergesi sayılmamaktadır. Ancak söz konusu tescilin amacı, yurtdışındaki markayı taşıyan mal veya hizmetlerin Türk piyasasına girişini engellemeye yönelik ise marka hakkının kötüye kullanılması söz konusu olacaktır. Bu durumda, yurtdışındaki marka sahibi tarafından yapılacak olan itiraz sonucunda, ülke sınırları içerisinde tescil edilmemiş yahut kullanılmamış bir markaya dayanılarak yurt içindeki bir başvurunun tescili engellenmekte ve böylece ülkesellik prensibi aşılmaktadır.³

Engelleme markasının özelliği başta yabancı marka sahibinin Türkiye piyasasında faaliyet göstermesini engelliyor oluşudur. Dolayısıyla bu noktada hükümsüzlük davasının kabulü için uyuşmazlığa konu edilen yabancı marka sahibinin Türkiye piyasasında uzun yıllardır, ciddi anlamda ve aralıksız olacak şekilde faaliyet gösteriyor olmasını aramak mantıktan uzak olacaktır.

Özellikle önceki marka sahibinin markasını Türkiye’de hiç veya ciddi ve aralıksız bir şekilde kullanmadığı durumlarda ilk derece mahkemelerinin kötü niyetli tescil durumunu değerlendirmeye dahi almadığı, atanan bilirkişilerin de kötü niyet değerlendirmesini ilk derece mahkemesine bıraktığına sıklıkla şahit olmaktayız. Hak sahibi yabancı gerçek veya tüzel kişinin bu güne kadar marka başvurusu yapmamış olduğu, dolayısıyla Türkiye’yi bir Pazar olarak gördüğünün ileri sürülemeyeceği, kötü niyetli başvurunun varlığı yönünde yapılacak bir tespitin subjektif ve riskli olduğu gibi hukuka aykırı değerlendirmeler doğrudan 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu’nun 25 ve 6. maddelerine aykırılık teşkil eder.

Yargıtay Kararları

Türk hukukunda iyiniyetin esas olması ve kötüniyetli kimselerin korunmaması hukukun temel ilkeleri arasındadır ve kötü niyetin yukarıda saymış olduğumuz kriterler çerçevesinde yaklaşık olarak ispatı hükümsüzlük davalarının kabulü için yeterli olmalıdır. Aşağıda bilginize sunmuş olduğumuz Yargıtay ilamlarında, suiniyet değerlendirmesinde pek çok kriterin gözetildiği görülmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2016/3964 E., 2017/5856 K., 30.10.2017 T. sayılı ilamında, “(…) davaya konu 2013/71972 numaralı “Buck + şekil” markasının davalı adına 8. sınıfta 11/06/2014 tarihinde tescil edildiği, davacının dava dosyasına eklediği görseller, internet çıktıları, uluslararası tescil listeleri, apostil şerhli vekâletnameler ile “Buck” ibaresini esas unsur olarak taşıyan markanın öncelikli hak sahibi olduğunu kanıtladığı, anılan uluslararası tescillerin davaya konu markadan önceki tarihlere dayandığı, davalının bu yönde bir savunma ve kanıt da sunmadığı, öncelikle Türkiye’nin de imzacıları arasında olduğu Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddeye göre tanınmış marka sahiplerinin üstün haklarının korunmaya devam olunduğu, davacının ileri sürdüğü tanınmışlık iddiasının teknik olarak ortaya konup kanıtlanması bir yana, davacının uluslararası alandaki tescilli markasının korunmasına rağmen Türkiye’de davalının sektör mensubu olarak bile bile bu markayı tescil ettirdiğinin aşikar olduğu, başkasına ait olduğu bilinen bir markayı tescillemek ve tescille mülkiyet elde etmeye çalışmak iyi niyet ve basiretli tacir nitelikleriyle bağdaşmadığı, (…), davaya konu marka ile davacının önceki tarihleri taşıyan uluslararası tescilleri ve çeşitli ülkelerdeki tescillerinin aynı olduğu, 8. sınıf mallar bakımından davacının marka üzerinde gerçek hak sahibi olduğu, davalının kendi internet sitesinde kullandığı görselin birebir davacı sitesinden alındığı, bu görsel ve sözcüklerin aidiyetinin de kötü niyeti kanıtlamaya yeterli olduğu, Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 8/4 maddesi hükmünün davacı lehine bir korumayı ön gördüğü gerekçesiyle davanın KABULÜYLE davalı adına kayıtlı “Buck + şekil” ibareli markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine karar verilmiştir.” Yerel mahkeme kararı Yargıtayca ONANMIŞTIR.⁴ 

Yargıtay 11. H.D. 2001/9903 E., 2002/3699 K. sayılı ilamında, “Dosyadaki kanıtlara göre, A… markasını çay ürünlerinde kullanmak üzere davacı yabancı şirket tarafından Paris Sözleşmesi’ne taraf 15’ten fazla ülke ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü OMPI’de davalıdan önce tescil ettirmiştir. İsviçre-Türk Markalar Hukuku, marka üzerindeki hakkın iktisabı ve korunması ile ilgili olarak üç önemli ilkeden biri olan marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir ki buna ‘gerçek hak sahibi’ denilir ve bu gibi durumlarda markanın tescili sadece açıklayıcı etkiye sahiptir. Diğer bir deyişle, marka üzerindeki hak tescilden önce doğmuş bulunmaktadır. Buna karşı, bir markayı ihdas ve istimal etmeksizin, sadece seçip tescil ettiren bir kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir. Bu tür tescil sadece hak sahibine başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp, bu markayı tescil ettireceği tarihe kadar kurucu etki sahipliği devam eder. Çünkü, marka üzerindeki gerçek hak sahipliği, ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak tanımaz. Markanın gerçek hak sahibi, markasının aynısını ve ayırd edilemeyecek benzerini, her nasılsa marka olarak tescil ettiren kimsenin bu eylemi gerçek marka sahibinin hakkına tecavüz sayılır ve bu tecavüzü TTK.’nun 56 ve devamı maddelerinde yer alan haksız rekabet hükümlerine ve özellikle bu konudaki özel düzenlemeyi teşkil eden 556 sayılı Markalar Hakkındaki KHK.’nin 8/3 ve 42/1-b ve önceki 551 sayılı Markalar Kanunu’nun 47. maddesine göre önlenebilir ve sonradan tescil edilmiş markanın terkini istenebilir. 

(…) Öte yandan, davalı da çay konusunda uluslararası ticari alanda faaliyet gösteren bir kuruluş olması nedeniyle dünyadaki bu konudaki gelişmeleri ve bununla ilgili marka tescillerini takip etmek zorundadır. Bu zorunluluk basiretli bir tacir olmanın da zaruri sonucudur. O halde, aynı sahada çalışan davalının 15 ülkede tescilli bir markayı bilmediğini ve o nedenle Türkiye’de tescil ettirdiğini ileri sürmesi, TTK.’nun 20/2. maddesine aykırı olduğu gibi, Medeni Kanunun 2. maddesine göre de mümkün görülemez. (…) Yukarıda yapılan açıklamalar karşısında, davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği halde, bu açıklamaya aykırı düşen gerekçeler ile davanın reddine karar verilmiş olması isabetli görülmediğinden kararın BOZULMASI gerekmiştir.” demiştir.⁵

Bir davada, mahkemece, iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran tarafların markalarının birbirlerine çok benzediği, bütünü itibarıyla bıraktıkları etki dikkate alındığında markaların esas unsurlarının aynı veya benzer olması nedeniyle genel görünüme etkisi az olan  diğer unsurlardaki farklılığa rağmen davalı markasının iltibasa yol açabileceği, davalının giysi üretiminde bulunan ve tekstil alanında faaliyet gösteren bir kişi olduğu, bu itibarla müdebbir bir tacir gibi davranmasının gerektiği, kullanacağı işaretin herhangi bir kişiye ait olup olmadığını araştırmasının gerektiği, ihtilaf konusu ibarenin herhangi bir anlamı olmayan harfler ve rakamlardan oluşması nedeniyle, davalı seçiminin tesadüften ibaret olamayacağı ve bu nedenle iyiniyetli sayılamayacağı, davalının fantezi bir ibare olan RG … ibaresini tescil ettirmesinin, faaliyet alanı nedeniyle varlığından haberdar olduğu davacı markasından faydalanma kastını gösterdiği, davacının bu işaret üzerinde öncelikli kullanım hakkına sahip olduğu, bu nedenle davalının kötü niyetli tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesinin gerektiği gerekçesiyle davalı adına 2001/21313 numarası ile tescilli RG … + Şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/11-501 E, 2008/507 K., 16.07.2008 T. sayılı ilamında açıkça,

“Öncelikle, davalı eyleminin kötü niyetli marka tescili oluşturup oluşturmadığı hususu irdelenmelidir. Marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir. Kötü niyetin varlığı her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmelidir. Dava konusu uyuşmazlıkta, davacı taraf markasını 25. sınıf giysiler için 1995 yılında menşe ülke Fransa’da tescil ettirdikten sonra, davalının marka başvurusu yaptığı 18.10.2001 tarihine kadar geçen süre içerisinde de, markasını 31.01.1997 tarihinde WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) nezdinde tescil ettirdiği ve İtalya, İspanya, Portekiz gibi moda sektöründe son derece önemli ülkelerde tescil ve yatırım yoluyla kullandığı, herhangi bir anlam içermeyen fantezi bir ibareden oluşan markanın benzerinin haklı bir sebep olmaksızın aynı sektörde faaliyet gösteren davalı tarafından tescil ettirilmesinin ise davacı markasından yararlanma amacını taşıması nedeniyle kötü niyetli tescil olarak kabulü gerekeceği sonucuna varılmıştır. Gerçekte de, bu kabul yönünden yerel mahkeme ile özel daire arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. 

(…) Yukarıda belirtilen maddi ve yasal olgular gözetildiğinde; davalı markasının kötü niyetle tescil ettirildiğinin anlaşılmasına göre, MK.’nun 2. maddesi hükmünün uygulanması suretiyle dava konusu markanın hükümsüz kılınmasına ilişkin yerel mahkemenin direnme kararı yerinde görüldüğünden kararın ONANMASI gerekmiştir.” demiştir.⁶

Marka tescilinde kötü niyet, yerleşik Yargıtay kararlarında ‘tescil ile sağlanan korumanın amacına aykırı kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yarar sağlama’ olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer deyişle marka tescilinde kötü niyet kişinin, tescilini talep ettiği işaretin, yurtiçinde ya da yurtdışında başkası tarafından kullanıldığını ve/veya tescil edilmiş olduğunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olmasına rağmen marka tescil başvurusunda bulunması anlamına gelir. Doktrin uyarınca kötü niyetli tescil, hakkın kötüye kullanılmasıdır, ayrıca başkasının markası veya işaretiyle iltibas yaratmak veya o markanın Türkiye’de tesciline engel olmak ve bu suretle menfaat etmek amacına yöneliktir.⁷ Zira kötü niyetli tescil talebinde bulunan kişi, markanın temsil ettiği kaliteyi, kendi mal ve hizmetlerinde kullanmayı hedefler. Bu durum markanın itibarının istismar edilmesi anlamına gelir, gerçek hak sahibinin zarar uğramasına neden olur ve basiretli tacirlerin uyması gereken kurallara da aykırılık teşkil eder. 

Kötü niyetli tescil, markaların karıştırılma tehlikesine göre, hitap ettiği tüketici kitlesine, tescil talebinde bulunan mal ve hizmet sınıfına göre, somut olay bazında değerlendirilmesi gereken hassas bir konudur. Her somut olaya ilişkin koşulların farklılık taşıyacağı hususunun dile getirildiği TPE kılavuzunda kötü niyet gösteren unsurlardan biri aynen şu şekilde tanımlanmıştır: “Özgün, ayırt edici niteliği yüksek, tek başına ve/veya şekil kombinasyonu olarak tesadüfi olarak seçilmesi ya da oluşturulması mümkün olmayan yurtiçi ya da yurtdışında tescilli veya kullanılan ibare veya şekilleri içeren marka tescil başvuruları.”.

Ticaretin ülkesel sınırları olmamakla birlikte markaların korunmasında uygulanan ülkesellik ilkesi, Türk Patent nezdinde tescilli olmayan markaların üçüncü kişiler tarafından istismar edilmesine neden olabilmektedir. Yabancı menşeli bir markanın yarattığı itibardan, ticari başarıdan kazanç sağlamak isteyen kişilerin, markanın gerçek hak sahibi tarafından Türk Patent nezdinde ve/veya Madrid Protokolü kapsamında tescil ettirilmemiş olmasından yararlanarak, Türkiye’de marka tescil başvurusu yapması rastlanılan bir durumdur.

Tescilsiz markalara sağlanan koruma, yerleşik Yargıtay kararları uyarınca, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalara taraf ülkelerin vatandaşları tarafından, başka ülkelerde tescil edilmiş ve henüz Türkiye’de tescil edilmemiş markalara da tanınmıştır.⁸ Bu kapsamda Yargıtay, marka hukukundaki ülkesellik ve başvuru ve tescilde öncelik ilkelerine rağmen, başvuru ve tescilde kötü niyetin himaye edilmemesine ilişkin temel ilkenin uygulanması gerektiğini belirtmektedir. 

Önemle belirtmek gerekir ki, başta sosyal medya platformları ve arama motorları olmak üzere, bugünkü teknolojik gelişmeler dikkate alındığında yurt dışında tescil edilmiş veya yoğun olarak kullanılmakta olan markaların aynı sektörde faaliyet gösteren kişiler tarafından bilinmemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Yargıtay birçok kararında bu hususu vurgulamıştır (örneğin, Yargıtay 11. H.D.’nin 05.05.2014 T., 2013/11926 E., 2014/8450 K. sayılı ilamı). Aynı sektörde faaliyet gösteren bu kişilerin önceki markanın tescil edildiği veya kullanıldığı ülkede olup olmaması durumu ise bugünün internet ortamı ve bilginin yayılma hızı baz alındığında önemini yitirmektedir. Yargıtay yabancı markalar ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların tescili talebinde bulunan kişilerin, yabancı markanın itibarından yararlanma amacı taşıdığını ifade etmekte, yabancı marka sahibini gerçek hak sahibi olarak görmektedir. Aksi bir durum zaten yasanın amacına aykırı olacak ve basiretli bir tacir gibi davranmayan kişiler ödüllendirilmiş olacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18/2. maddesi gereğince, “Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir.”. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 16.07.2008 T., 2008/11-501 E., 2008/507 K. sayılı ilamında açıkça “Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesine göre, herkes haklarını kullanırken ve borçlarını verine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. (…) KHK’nın 35/1. ve 42A-(a) maddelerindeki düzenlemeler de, esasen MK’un 2. maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK’ nın 42. maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK’un 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK’nın ruhuna da uygundur.” demiştir.⁹ 

Sonuç olarak yabancı marka sahipleri tarafından yaratılan, yıllarca kullanılan ve yatırım yapılan markaların itibarlarından üçüncü kişilerin haksız ve hukuka aykırı olarak yarar sağlaması kabul edilebilir değildir. Uygulamada özellikle yurt dışında belirli bir ülkede yoğun olarak kullanılmış, diğer ülkelere ürün ithal etmekle coğrafi sınırlarını genişletme amacı gütmüş ve bunu fiilen uygulamaya geçirmiş, sektörel bazda itibarını ve bilinirliğini önemli noktalara çıkarmış markalar bakımından ülkesellik ve gerçek hak sahipliği ilkeleri ilk derece mahkemelerince dar yorumlanmak suretiyle üçüncü kişilerin kötüniyetli marka başvurularının önü açılmakta ve adeta yolsuz tescile yasal bir zemin sağlanmaktadır.

Engelleme markalarının söz konusu olduğu vakıaların hemen tamamında markanın asli unsuru ile şekil unsurunun yanında marka tahtında üretilen çoğaltılmaya ve dağıtıma elverişli ürünlerin kopyalandığı görülmektedir. Kötü niyetin bariz olduğu bu tip durumlarda ülkesellik ilkesi ve gerçek hak sahipliği dar yorumlanmamalıdır. Yargıtay pek çok ilamında basiretli tacir ilkesine ve aynı sektörde faaliyet gösteren kişilerin günümüz teknoloji çağında uyuşmazlık konusu edilen ve yurt dışında yoğun olarak kullanılan yabancı markayı bilmemesinin mümkün olmadığına işaret etmektedir. Aksi durumda 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu’nun 25 ve 6/9. maddeleri, işlevselliklerini yitireceklerdir.

Kötüniyetli marka başvurusu veya tescili nedeniyle Türkiye piyasasına girişi engellenen yabancı müvekkillerimiz için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz süreçlerini ve yetkili Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemeleri nezdinde hükümsüzlük davaları ikame ediyoruz. Daha fazla bilgi almak için lütfen ekibimizin İstanbul Marka Avukatı ile irtibata geçiniz.

KAYNAKÇA:

¹ Prof Dr. Sanem Alkibay, Arş. Gör. Nusret Soğancılar: Marka Tescilinde Kötü Niyet ve İşletme Etiği

² Yrd. Doç. Dr. Rauf Karasu, LL.M. (Heidelberg): Spekülasyon ve Engelleme Markaları – Speculative Marks and Blocking Marks

³ Mert Kıyan’ın Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan Marka Hukukunda Ülkesellik Prensibi Uzmanlık Tezi.

⁴ Canan Küçükali: 6769 Sayılı Kanun Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü

⁵ Yargıtay 11. H.D.’nin 2001/9903 E., 2002/3699 K. sayılı ilamı

⁶ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2008/11-501 E, 2008/507 K., 16.07.2008 T. sayılı ilamı

⁷ Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s. 428.

⁸ Karahan, Sami, Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet Şartı, s. 19.

⁹ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.07.2008 T., 2008/11-501 E., 2008/507 K. sayılı ilamı